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黃璞琳有關商標法的文章與資料（三）（持續更新中…）
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有關《商標侵權判斷標準（徵求意見稿）》的建議
黃璞琳
一、建議將徵求意見稿第四條中的“商業性使用”，修改為“使用”。即：《商標法》第四十八條所稱的“商標的使用”是標示商品、服務來源的使用，是商標功能實現的前提……
理由是：在第3607組“慈善募捐”服務、“募集慈善基金”服務，第4101組“學校（教育）”服務、“宗教教育”服務，第4303組“養老院”服務等項目上的商標，完全有可能是專用於公益性服務。而公益性服務一般不會歸類於商業性服務，在公益性服務中使用商標，一般不會認為是對商標作商業性使用。同時，公益性服務也有使用商標來標示其服務來源的需求。因此，“商標的使用”關鍵在於其是標示商品、服務來源的使用，是否商業性使用並非關鍵。
二、建議對徵求意見稿第七條第二項有關商標指示性使用一般不構成“商標的使用”內容及表述，再予研究。商標指示性使用雖然不是作為行為人自己商標進行使用，但還是如實指向了商標註冊人的商品服務來源。
三、建議將徵求意見稿第八條第三款中的“必然”修改為“推定”。如，將該款表述改為：“在同一種商品、服務上使用相同商標，推定導致混淆，但確實有證據證明不會導致混淆的除外。”
理由是：《與貿易有關的知識產權協議》（TRIPS協議）第16條第1項規定：“註冊商標的所有人應享有獨佔權，禁止任何第三方未經其許可在交易過程中，使用與此相同或類似的商品或服務上使用相同或類似的標記，因為此種使用可能產生混淆。只要在相同商品或服務上使用相同標記的，就應推定有可能產生混淆。” WIPO有關資料也明確過：“TRIPS第16條第1項規定，在相同商品或者服務上使用相同商標的情況下，推定其具有混淆的可能性。由於混淆是假定的，它就不再作為一項獨立的要求，以及不必根據證據認定。”我國商標法第五十七條第一項有關“兩同使用”商標侵權行為的規定，也宜理解為是“推定混淆”。對此類“推定混淆”能否在個案中以證據來推翻，雖然存有爭議，但最高人民法院在王碎永與深圳歌力思服飾股份有限公司等侵害商標權糾紛再審案（（2014）民提字第24號再審民事判決）中，實質上是認定歌力思公司被控侵權的“兩同使用”行為不會導致市場混淆。
另外，在中糧集團與北京寺庫公司等“大悅城”商標侵權及不正當競爭糾紛一案，北京知識產權法院（2015）京知民終字第1828號二審民事判決認為：雖然“混淆”要件在2013年《商標法》第57條第1項中並未涉及，但這並不意味著在此種情況下無需考慮混淆可能性。是否混淆可能性是判斷被訴行為是否侵犯註冊商標專用權的必要條件。如果被訴行為不會產生混淆後果，則意味著該註冊商標專用權人利益不會受到影響，相應地，該行為亦不應被認定構成侵權。之所以在第1項中未明確規定混淆要件，原因在於在同一種服務上使用相同商標的行為，通常均會產生混淆的後果，因此只要符合這一條件便可直接推定混淆結果的存在，而不必再另行規定混淆要件。但如果有證據證明此類行為並不具有混淆可能性，則仍不能認定該行為構成侵權行為。
四、建議在徵求意見稿第二十一條增加一款：商標執法相關部門在個案中，對當事人商標註冊證上核定使用的商品服務“名稱”所指向的商品服務具體範圍存在爭議的，可以逐級報請國家知識產權局解釋說明。
理由是：《商標註冊用商品和服務國際分類》《類似商品和服務區分表》所列的很多商品服務名稱，並非工商服務業常用名稱，也不是相關國家標準或者行業標準中使用的名稱，執法實務中經常出現難以把握特定註冊商標核定使用的商品服務項目到底是指向哪一種商品服務。
五、建議將徵求意見稿第二十七條中的“應當逐級報請國家知識產權局批覆”，修改為“可以逐級報請國家知識產權局批覆”。
理由是：在商標司法及商標個案執法中，《商標註冊用商品和服務國際分類》《類似商品和服務區分表》有關商品服務類似性的規定，只是重要參考而非唯一標準。商標執法部門在個案執法中，需要突破前述區分表上的類似關係認定時，要求都必須報請國家知識產權局批覆，不合理也不合法。例如，在區分表中，“啤酒”與“白酒”不判類似，但司法裁判中已有案例將二者判為類似關係。
六、建議將徵求意見稿第三十條第二項修改為：“經營者向消費者提供的贈品，是侵犯他人註冊商標專用權的商品的。”
理由是：贈品上使用的標識，與他人在相同商品上的註冊商標近似的，或者與他人在類似商品上的註冊商標相同或者近似的，以容易導致混淆為侵權要件。
七、建議刪除徵求意見稿第三十二條。理由是：《商標法》第五十九條第三款規定的有一定影響力的商標，應當由縣級以上商標執法部門在個案中自行認定。限定只能由省級以上知識產權管理部門認定，不合法也不合理。《商標法》本身並未作此對省級以上知識產權管理部門的授權性規定（相應地，是對設區的市及縣級商標執法部門的限制性規定），如此規定，不利於被控侵權行為人及時有效的主張不侵權抗辯。而且，在個案執法之外，授權省級以上知識產權管理部門認定“有一定影響力的商標”，是部門規章自行創設“行政授權”或者“行政確認”職權，合法性存疑，也容易導致此類認定演變成新的類似著名商標認定、知名商標認定，產生新的不良影響。另外，《商標法》第五十九條第三款規定的有一定影響力的商標，其知名度要求和市場價值，應當不會高於《反不正當競爭法》第六條予以保護的“有一定影響的商標標識”，而後者並未限定認定機關的行政級別。
八、建議將徵求意見稿第三十三條第三款第三項修改為：“繼續使用人應當和原使用人是同一主體，不得將該商標轉讓或者許可他人使用，但原使用人將該商標與其相關經營項目進行整體資產善意轉讓的除外。”
理由是：在先使用商標相關權益也是一種財產權益，也可以承繼。在先商標最初使用者因合併分立、企業產權轉讓重組改制而由其權利義務承繼者承繼使用該商標，或者最初使用者死亡後由其親屬繼承使用該商標，或者最初使用者將相關經營項目連同該商標一併贈送親友或者有償轉讓他人，本身具有正當合理性。不能僅因為現使用者是承繼取得或受讓取得在先商標，就排除其主張在先使用商標抗辯的權利。當然，若在後註冊商標權利人能夠證明在先商標現使用者受贈或者有償受讓商標時，主觀上具有利用在後註冊商標聲譽搭便車惡意的，就不應支持現使用者在先使用商標抗辯主張。
九、建議將徵求意見稿第三十五條第一款修改為：“對於涉嫌侵權人確實屬於銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品，且能證明該商品是自己合法取得並說明提供者的，對其侵權商品只責令停止銷售，不予沒收銷燬；責令停止銷售，包括責令並監督涉嫌侵權人對侵權商品採取消除侵權標誌等無害化處理措施。”
理由是：銷售商的免予處罰法定條件是兩個，除了主觀上確實不知道外，還要能證明該商品是自己合法取得並說明提供者，二者缺一不可。另外，實務中，對侵權商品不監督其消除侵權標識，容易導致二次侵害。責令並監督涉嫌侵權人對侵權商品採取消除侵權標誌等無害化處理措施，應當是《商標法》規定的“責令停止銷售”應有之義。
十、建議將徵求意見稿第四十二條第一款中的“可以”修改為“應當”，即，修改為：“將與他人註冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似商品、服務上突出使用，構成商標的使用行為，容易使消費者產生誤認的，商標執法相關部門應當按照商標侵權行為進行查處。”或者將該款內容，歸併到徵求意見稿第三十條作為第三項，一併認定為“給他人的註冊商標專用權造成其他損害的”商標侵權行為。
十一、建議將徵求意見稿第四十二條第二款，修改為：“將他人註冊商標作為企業名稱中的字號使用，沒有突出使用，但足以誤導公眾的，依照《商標法》第五十八條、《反不正當競爭法》第六條處理。”
理由是：直接明確適用的《反不正當競爭法》具體條款，減少基層執法部門的困擾。
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